北京朗坤生物科技有限公司与北京汇朗生物科技
有限公司专利权转让合同纠纷案
【裁判摘要】
专利权被宣告无效的，之前已经签订的专利权许可或转让合同并不因此而无效，上述合同因专利权无效而不能履行的，当事人可以据此主张变更或解除合同；专利权被宣告无效后合同尚未履行的部分是否一概不再履行，应根据未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益进行判断。专利权许可费、转让费、侵权损害赔偿等均属于专利权价值的对价，专利权被宣告无效后，权利人无权要求继续履行。如果未履行部分系因当事人违约行为而应承担的违约金，由于违约金通常并非直接对应于专利权的价值，而是对应当事人的违约行为，专利权宣告无效对此并不具有溯及力，专利权人有权要求违约方继续履行未支付的违约金。
最高人民法院民事判决书
（2019）最高法知民终394号
上诉人（原审原告）：北京朗坤生物科技有限公司，住所地：北京市丰台区科学城航丰路8号1幢楼202A室（园区）。
法定代表人：李红，该公司总经理。
委托诉讼代理人：沈斌，北京领创律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：北京汇朗生物科技有限公司，住所地：北京市丰台区科学城航丰路8号1幢楼320房。
法定代表人：李益宁，该公司总经理。
上诉人北京朗坤生物科技有限公司（以下简称朗坤公司）因与被上诉人北京汇朗生物科技有限公司（以下简称汇朗公司）专利权转让合同纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年5月22日作出的（2018）京73民初1132号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年8月26日立案后，依法组成合议庭，并于2019年10月23日公开开庭审理了本案，上诉人朗坤公司的委托诉讼代理人沈斌、被上诉人汇朗公司的委托诉讼代理人李益宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
朗坤公司上诉请求：依法撤销原审判决，改判支持朗坤公司原审诉讼请求。事实和理由：1.根据双方签订《专利转让协议》的约定，汇朗公司不得将涉案专利转让给任何第三方，否则应当向朗坤公司支付违约金100万元。2017年，汇朗公司董事长刘俊霞在未经其他股东同意及其他股东不知情的情况下，私自控制了汇朗公司的公章，将涉案专利转让给案外人蔡丽民。汇朗公司的擅自转让行为违反了协议的约定，应当承担违约责任100万元。2.虽然涉案专利被宣告无效，但该专利被宣告无效的原因在于蔡丽民处理无效宣告程序不当。涉案专利在无效程序中原本可以通过修改权利要求的方式维持有效。3.根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第四十七条的规定，涉案专利无效并不影响“已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同”的有效性。汇朗公司的违约行为发生在涉案专利被宣告无效前，而且是由于汇朗公司的违约行为致使受让方蔡丽民处理无效程序中消极不作为导致涉案专利无效，因此，汇朗公司应当根据协议约定承担违约责任。4.汇朗公司擅自转让涉案专利获得了100万元的不当得利，而且涉案专利具有极高的商业价值，朗坤公司要求汇朗公司承担100万元违约金并无不当。
汇朗公司辩称：汇朗公司股东刘俊霞控制了汇朗公司的公章及涉案专利，刘俊霞在其他股东不知情的情况下私自将涉案专利转让给了案外人蔡丽民，汇朗公司对此并不知情。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，服从原审法院的判决。
朗坤公司向原审法院起诉，原审法院于2018年10月24日立案受理，朗坤公司起诉请求：1.解除朗坤公司与汇朗公司签订的《专利转让协议》；2.汇朗公司返还已交付的全部技术资料、图纸；3.汇朗公司支付朗坤公司违约金100万元；4.本案诉讼费用由汇朗公司承担。原审庭审中，朗坤公司明确表示不再主张诉讼请求1、2。
原审法院认定事实：
一、涉案专利及涉案协议的相关情况
涉案专利名称为“生物防护过滤介质及其应用”、专利号为ZL201110145600.3的发明专利，申请日为2011年6月1日，授权公告日为2013年6月12日。专利权人原为李红，2014年9月3日变更为朗坤公司。
2015年5月5日，朗坤公司作为甲方与汇朗公司作为乙方签订涉案协议，包括以下内容：朗坤公司（甲方）拟将涉案专利转让至汇朗公司（乙方）。经甲乙双方商议达成如下协议：一、甲方同意将专利无偿转入乙方进行专利转化。二、乙方不得将专利转让任何第三方。三、甲方不得将专利核心技术秘密向第三方泄露或任何形式的转移。四、如今后乙方业务发展陷入困境，在濒临破产的情况下，应将该专利无偿转回给甲方。五、在专利转让后由于甲方原因导致专利无法正常使用，产生的一切后果由甲方承担。六、任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币壹佰万元整。七、甲乙双方在本协议签订后10日内至国家知识产权局办理完成专利转让有关事项。八、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，交国家知识产权局备案用一份。
2015年6月24日，涉案专利的专利权人经核准变更为汇朗公司。
2016年12月21日，涉案专利的专利权人经核准变更为案外人蔡丽民。
2017年6月9日，案外人航科中投生物技术（北京）有限公司（以下简称航科公司）针对涉案专利权向国家知识产权局原专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。2018年9月28日，专利复审委员会针对上述无效宣告请求作出第37403号无效宣告请求审查决定（简称第37403号决定），宣告涉案专利权全部无效。具体理由为涉案专利权利要求1-8不符合专利法第二十二条第二款或第三款的规定。汇朗公司在庭审中表示根据其了解的情况，蔡丽民并未就该决定提起行政诉讼。经原审法院核实，没有当事人针对第37403号决定提起行政诉讼，该决定已生效。
上述事实，有汇朗公司对其真实性、合法性、关联性均无异议的朗坤公司提交的涉案专利的《发明专利证书》、涉案专利授权公告文本、《专利转让协议》、涉案专利状态变化查询单、第37403号决定及庭审笔录等在案佐证。
二、朗坤公司主张汇朗公司构成违约的相关证据
朗坤公司提交了以下证据，证明汇朗公司构成违约：
1.2018年10月25日的《北京汇朗生物科技有限公司临时股东会决议》（2018决字1号）。其中载明通过如下决议：汇朗公司进行清算、注销。清算的相关费用按照各位股东所占的股份比例承担。2018年10月25日的《北京汇朗生物科技有限公司临时股东会决议》（2018决字2号）。其中载明通过如下决议：汇朗公司的相关印章、物品等应当由刘俊霞董事长按照杨卫建提供的清单归还给法定代表人李益宁保管。上述股东会决议中均有股东李红、李益宁、刘俊霞等人签名。该证据用以证明汇朗公司经营困难，应当按照涉案协议约定将涉案专利转移回朗坤公司。
2.2018年10月25日的《北京汇朗生物科技有限公司临时股东会决议》（2018决字3号）。其中载明通过如下决议：专利应当回归到本公司，本公司与朗坤公司于2015年5月5日签订的《专利转让协议》应当继续遵守。该股东会决议中有股东李红、李益宁、刘俊霞等人签名。该证据用以证明汇朗公司的股东会决议认可涉案协议中约定的内容。
3.北京市丰台区人民法院于2017年1月11日作出的（2016）京0106民初19956号民事判决书（第19956号判决）。其中判决汇朗公司偿还蔡丽民借款100万元。
朗坤公司在原审庭审中表示，因汇朗公司欠蔡丽民100万元，所以才将涉案专利转让给了蔡丽民。涉案专利转让给蔡丽民后，案外人针对涉案专利提起了无效宣告请求，从专利复审委员会作出的第37403号决定来看，蔡丽民在专利无效程序中没有进行恰当的答辩，致使涉案专利被无效。
上述事实，有汇朗公司对其真实性、合法性、关联性均无异议的朗坤公司提交的汇朗公司的股东会决议、第19956号判决及庭审笔录等在案佐证。
汇朗公司提交了北京市海淀区人民法院于2018年8月31日作出的（2016）京0108民初36578号民事判决书（简称第36578号判决），用以证明汇朗公司提交的主体材料等均未能加盖公司公章系因为公司公章在刘俊霞手中，汇朗公司曾就此提起诉讼。朗坤公司对该证据的真实性、合法性、关联性均不持异议。
上述事实，有汇朗公司提交的第36578号判决及庭审笔录等在案佐证。
原审法院认为，鉴于涉案专利已经被宣告无效，对于涉案协议中已经履行完毕的不再追溯，未履行的可不再履行。且涉案协议中的违约条款虽然约定了100万元的违约金，但涉案专利被宣告无效是由于其本身专利性存在问题，而并非汇朗公司的违约行为所致。因此，朗坤公司在涉案专利已被宣告无效的情况下，仍请求判令汇朗公司就将涉案专利转让予第三方而支付违约金，缺乏事实与法律依据。
原审法院判决：驳回北京朗坤生物科技有限公司的诉讼请求。
一审案件受理费13800元，由朗坤公司负担。
本院二审期间，朗坤公司为证明其主张，补充提交朗坤公司工商查询资料（包括涉案专利技术的资产评估报告）、航科公司对涉案专利技术的宣传情况2份证据，以证明涉案专利技术具有很高的市场价值。汇朗公司对该两份证据表示认可并无异议。本院认为，汇朗公司对朗坤公司提交的证据无异议，涉案专利技术的资产评估报告与本案有一定的关联性，本院予以采纳。航科公司对涉案专利技术的宣传情况与本案无关，本院不予采纳。
另，根据朗坤公司的申请，本院向国家知识产权局调取了涉案专利由汇朗公司变更为蔡丽民时的转让合同等证据。朗坤公司、汇朗公司对本院调取的证据予以认可。
本院经审理查明，原审查明的事实基本属实，本院予以确认。
本院另查明：
2016年11月23日，汇朗公司与蔡丽民签订《专利转让合同》，根据该合同第五条、第八条的约定，汇朗公司无偿将本合同项下约定的发明专利权转让予蔡丽民。合同落款处盖有汇朗公司的公章。
北京市海淀区人民法院（2016）京0108民初36578号民事判决书有如下记载：刘俊霞作为工商登记的汇朗公司的董事长，原公司法定代表人，持有汇朗公司证照及相关物品，未违反法律规定及公司章程，故驳回了汇朗公司要求刘俊霞返还公司公章等的诉讼请求。该判决截止本案二审庭审时尚未生效。
根据朗坤公司工商资料中《生物防护介质技术资产评估报告书（京融评报字〔2013〕第012号）》的记载，以2013年1月18日的市场价值为评估基准日，委托方拥有的知识产权-非专利技术“生物防护介质技术”评估后资产价值800万元。
二审庭审中，经本院释明，汇朗公司表示如果法院认定其应当承担违约责任，合同约定的违约金过高，请求法院予以调整。朗坤公司表示对于其实际受到的损失，除了涉案专利的价值外，没有其他证据予以证明。
在二审庭审中，朗坤公司表示涉案专利权利要求1在无效程序中可以修改为：1.生物防护过滤介质，包括吸附层，其特征在于，所附吸附层为表面固化有病毒、细菌或过敏原的特异性结合受体或配体的纤维层，所述吸附层表面固化的特异性结合受体或配体包括唾液酸及其衍生物、L-多聚赖氨酸、ε-多聚赖氨酸，或者包括Toll样受体和多粘菌素B；其中，所述的唾液酸的衍生物为粘液素。朗坤公司表示上述修改可以维持涉案专利有效。
原审庭审中，朗坤公司确认本案中主张汇朗公司承担违约金100万元的依据为转让协议第二、四、六条，并不再主张解除涉案合同的诉讼请求。
以上事实有本院调取的《专利转让合同》、北京市海淀区人民法院（2016）京0108民初36578号民事判决书、涉案专利评估报告以及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。
本院认为，本案的争议焦点为汇朗公司是否应当向朗坤公司支付违约金。具体涉及如下几个问题：一、汇朗公司是否存在擅自转让涉案专利的违约行为；二、如果汇朗公司构成违约，涉案专利被宣告无效后，朗坤公司能否依据《专利转让协议》主张汇朗公司承担违约金。三、如果汇朗公司应当承担违约金，其应当承担的违约金的具体数额。
一、汇朗公司是否存在擅自转让涉案专利的违约行为
根据《专利转让协议》第二条的约定，汇朗公司不得将专利转让任何第三方。本案中，涉案专利的专利权人于2016年12月21日由汇朗公司变更为案外人蔡丽民，转让合同上盖有汇朗公司的公章，应当认定系汇朗公司实施了转让涉案专利的行为，违反了《专利转让协议》的约定。
对于汇朗公司认为涉案专利转让行为系汇朗公司董事长刘俊霞个人行为，与汇朗公司无关的辩称意见，本院认为，刘俊霞作为公司董事长，且持有公司公章，在无充分相反证据证明汇朗公司对刘俊霞的职权存在特别规定的情况下，其在与案外人蔡丽民所签订《专利转让合同》上加盖公章的法律后果应当由汇朗公司承担，汇朗公司的相关辩称意见，本院不予采信。
二、朗坤公司能否依据《专利转让协议》主张汇朗公司承担违约金
专利法第四十七条第一款、第二款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”上述规定明确了专利权被宣告无效后的相关法律后果，但仍需要探讨两个方面的问题：一是专利权被宣告无效前已经签订的专利实施许可合同或者转让合同的效力；二是宣告无效的专利权对于尚未履行的违约责任是否具有溯及力。
首先，关于专利权被宣告无效前已经签订的专利实施许可合同或者转让合同的效力。《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条规定：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。”《中华人民共和国合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”专利权被宣告无效使得专利权许可或转让合同的标的不存在，使得合同客观上无法履行。但根据上述规定，专利权被宣告无效并非导致合同无效的事由，如果相关合同系当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，也不存在导致合同无效的其他事由，基于维护当事人意思自治以及促进交易的价值考虑，不能仅仅因为专利权被宣告无效而认定无效前已经签订的专利许可或转让合同亦无效。专利权被宣告无效对合同履行产生的后果应当是与专利权相关的义务履行不能，由于合同客观上无法继续履行，当事人可以主张解除合同，合同的权利义务终止。
其次，关于宣告无效的专利权对于尚未履行的违约责任是否具有溯及力。专利权被宣告无效后，对于已经履行部分原则上具有溯及力，但考虑到专利授权的公信力，为了维护既有的社会秩序，对于已经作出并执行的专利侵权判决书、调解书、行政处理决定以及许可、转让合同原则上不具有溯及力。专利权被宣告无效时尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考虑未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益，即专利权价值的对价，例如许可费、转让费、侵权损害赔偿等。对于这部分利益，由于专利权已经被宣告无效，权利人自然无权再要求继续履行。如果未履行部分涉及的利益并非专利权价值的对价，而是因当事人违反合同约定或者擅自实施其他行为而对专利权人造成的损害，这种损害与专利权的价值本身通常并不具有直接的关联性，那么专利权人有权要求对方继续履行。
因此，专利权被宣告无效不影响无效前已经签订专利权许可合同或者转让合同的效力。无效前尚未履行的部分是否一概不再履行应当审查判断未履行部分是否系因行使专利权所直接获得的利益。许可费、转让费、侵权损害赔偿等系以专利权为基础的对价，专利权被宣告无效后未履行的不再履行。合同约定的违约金如果与专利权的价值并非直接对应，而是因违约行为给当事人造成的专利权价值以外的其他损失，非违约方有权要求违约方继续履行。
本案中：一方面，《专利转让协议》第二条约定：“乙方不得将专利转让任何第三方”。第六条约定：“任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币100万元。”上述约定系双方当事人在签订专利转让合同时对各自权利义务作出的明确约定，不仅是对损害赔偿的事先约定，还具有担保涉案合同正常签订以及履行的功能。对于双方当事人自愿协商作出的上述权利义务安排，应当予以尊重和保护，不应基于涉案专利被宣告无效而导致上述约定也随之无效。另一方面，涉案合同关于擅自转让专利应当承担违约金的约定具有独立于专利权价值的其他值得保护的利益。这种利益不仅包括专利权人对合同正常履行而产生的信赖利益、履行利益，也包括对汇朗公司擅自违约而进行的惩戒。该违约金约定与专利权本身的价值并不具有直接对应性，而是为了约束当事人的行为，确保当事人严格按照合同约定履行各自的义务。事实上，汇朗公司实施擅自向第三方转让涉案专利时，涉案专利是有效的，汇朗公司明知其不得向第三方转让仍然实施违约行为，理应承担相应的不利后果。否则，如果仅仅因为专利权事后被宣告无效而免除汇朗公司本应承担的违约责任，将导致朗坤公司对于合同正常履行的利益无法受到保护，也是对违约方的不当纵容。
因此，在涉案专利被宣告无效后，汇朗公司与朗坤公司签订的《专利转让协议》仍然有效，汇朗公司仍应就其于涉案专利无效前擅自向第三方转让涉案专利的违约行为承担相应的违约责任。
三、汇朗公司应当承担的违约金数额
《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”第一百七十四条规定：“法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。”《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称审理买卖合同纠纷的解释）第二十七条规定：“买卖合同当事人一方以对方违约为由主张支付违约金，对方以合同不成立、合同未生效、合同无效或者不构成违约等为由进行免责抗辩而未主张调整过高的违约金的，人民法院应当就法院若不支持免责抗辩，当事人是否需要主张调整违约金进行释明。一审法院认为免责抗辩成立且未予释明，二审法院认为应当判决支付违约金的，可以直接释明并改判。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。
汇朗公司在原审中认为涉案专利系刘俊霞擅自转让，与汇朗公司无关，未提出违约金过高予以调整的请求，二审中根据上述审理买卖合同纠纷的解释的相关规定，本院向汇朗公司释明后，汇朗公司提出朗坤公司并未因违约行为受到损失，涉案合同约定的违约金过高请求法院予以调整。由于朗坤公司亦未提交充分证据证明其除专利权本身价值外实际受到损失的具体情况，本院认为涉案合同约定的违约金明显过高应予调整。考虑汇朗公司擅自转让专利的主观过错，酌情确定朗坤公司应当就其擅自转让涉案专利承担违约金15万元。
综上所述，朗坤公司的上诉请求成立。原审判决认定事实基本属实，适用法律不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销北京知识产权法院（2018）京73民初1132号民事判决；
二、北京汇朗生物科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向北京朗坤生物科技有限公司支付违约金15万元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费13800元，由北京朗坤生物科技有限公司负担5865元，由北京汇朗生物科技有限公司负担7935元。二审案件受理费13800元，由北京朗坤生物科技有限公司负担5865元，由北京汇朗生物科技有限公司负担7935元。
本判决为终审判决。
审判长 刘晓军
审判员 凌宗亮
审判员 唐小妹
二〇二〇年四月一日
法官助理 汤丽妮
书记员 王 怡